Piña colada, une marque déchue

- Bardinet, le propriétaire de la marque, est restée passive face à l'emploi généralisé de l'expression Piña colada pour désigner un cocktail alcoolisé. - La marque est devenue, de son fait, la désignation usuelle du produit.





Jusqu'en cassation (le 28.4.2004), la société Bardinet, propriétaire de la marque Piña colada, s'est battue pour ne pas la perdre. C'est elle pourtant qui, au départ, agissait en contrefaçon de marque.



Piña colada est une marque déposée en 1974 (renouvelée depuis) pour désigner les boissons alcooliques de la classe 33, à l'exception des bières. Quand Ego Fruits commercialise une boisson nommée « Cocktail de pigna colada », Bardinet la poursuit en contrefaçon de marque. En défense, Ego Fruits lui oppose la déchéance prévue à l'article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Selon ce texte, le propriétaire d'une marque est déchu de ses droits lorsque la marque est devenue, de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, ou qu'elle est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. Le 19.10.2001, la cour d'appel de Paris prononce la déchéance des droits de Bardinet sur la marque.



Pourtant, conteste Bardinet en cassation, la déchéance n'est encourue que si la marque est devenue la désignation usuelle du produit par le fait du propriétaire. Si ce fait peut être actif ou passif, il ne peut résulter de l'absence de poursuite systématique engagée à l'encontre de tout usage du signe. La cour d'appel elle-même, souligne Bardinet, constate ses interventions pour obtenir le retrait des marques déposées par des tiers qui reprenaient les termes piña colada. Elle constate encore que Bardinet s'est battue contre l'utilisation de ces termes pour désigner des produits comme des glaces, des boissons, etc. fabriqués et distribués à l'échelle industrielle. Elle n'a pas été passive, plaide-t-elle, il ne peut y avoir déchéance.







Dans les livres de recettes, à la carte des bars




Mais, rétorque la Cour de cassation, la cour d'appel retient que « si Bardinet est intervenue dans certains cas pour s'opposer à l'enregistrement du signe enregistré, elle est restée passive face à l'emploi généralisé de l'expression piña colada pour désigner un cocktail alcoolisé à base de jus de fruits, notamment dans des livres de recettes, sur un site internet, et sur les cartes de bars ou d'entreprises de restauration exploitant de nombreux établissements. La cour d'appel a pu [...], appréciant souverainement son comportement au regard de l'emploi de ce signe, décider que la marque était devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service [et cela], sans subordonner la déchéance à l'absence de poursuites systématiques de la part du propriétaire de la marque. »



Bardinet tente alors de limiter les dégâts. C'est une déchéance totale de la marque Piña colada qui la frappe. Elle touche tous les produits visés par l'enregistrement de la marque (boissons alcooliques de la classe 33 à l'exception des bières), alors qu'il n'est relevé un emploi généralisé du signe que pour que le cocktail alcoolisé à base de jus de fruits. « Bardinet n'ayant pas objecté que la déchéance de ses droits se limiterait à une partie des produits désignés à l'enregistrement, ce grief est nouveau et mélangé de fait et de droit », rejette la Cour de cassation.



Cass. com. 28.4.2004, n° 02-10505



















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Article extrait
du magazine N° 1903

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